要約版 特許庁産業財産権制度問題調査研究について | 経済産業省 特許庁

知的財産デュー・デリジェンス

の実態について

産業財産権制度問題調査研究





特 許 庁

産業財産権制度に関する

多種多様なニーズ 国際的な制度調和

関係者（産、学、官）及び有識者 （弁護士、弁理士等）による調査 研究委員会にて検討

調査研究報告書の 取りまとめ

委員会の検討結果や研究報告書等を制度改正

の検討に活用

国内外ヒアリング

調査 国内外公開情報調査

国内外アンケート

調査 各国の制度調査

＜調査イメージ＞

産業財産権制度問題調査研究について

＜詳細について＞

本調査の詳細については、特許庁HP（以下 URL記載）に掲載しております。平成29年度

研究テーマ一覧「知的財産デュー・デリジェ ンスの実態に関する調査研究報告書」をご参 照ください。

URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toush in/chousa/zaisanken.htm

＜お問い合わせ先＞

経済産業省 特許庁 総務部 企画調査課 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 TEL：03-3581-1101（内2156）

産業財産権制度問題調査研究

■国内アンケート調査

日本国内の企業511者及びアド

バイザリー33者に調査を実施

し、うち企業135者及びアドバ

イザリー7者から回答を得た。

調査の俯瞰図

背景

AIやIoTの活用に代表される第四次産業革命の進行により、産業分野や階層をまたいで社外

の知的財産を導入する手段として、M&A等が増加傾向にある。その過程で、知的財産活動の

観点から調査･評価を行う「知的財産デュー･デリジェンス(知財DD)」の重要性が増している。

まとめ

出資等の経験の少ない者においては、知財DDの必要性は認識できても、調査に必要な適切な

情報、指針等を得るのは困難であり、本報告書添付の標準手順書の活用が期待される。

■委員会

委員長：秋元 浩（知的財産戦略ネッ トワーク株式会社 代表取締役社長）

委員：5 名

■国内ヒアリング調査

日本国内の企業12者及びアド

バイザリー8者に、M&A等にお

ける知財DDの実施状況に関し

て調査を実施した。

■国内外公開情報調査 目的

知財DDの標準手順書(SOP)及びその解説資料を作成することで、事業者がM&A等の際に、知

的財産活動の評価のために一般的に必須とされる調査事項や、そのために必要な資料を把握 できるようにすること。

産業財産権制度問題調査研究

目次

1.

本調査研究の背景・目的

2.

本調査研究の実施方法

2.1.

公開情報調査

2.2.

アンケート調査

2.3.

ヒアリング調査

2.4.

セミナー開催

3.

調査結果

3.1

出資等における知財

DD

の実態

3.2

知的財産権に関する調査

3.3 FTO

調査の実施状況

3.4

ガバナンス調査

3.5

価値評価

4.

標準手順書（

SOP

）

4.1

標準手順書

(SOP)

の概要

産業財産権制度問題調査研究

１．本調査研究の背景・目的

背景

AIやIoTの活用に代表される第四次産業革命の進行により、産業分野や階層をまたいで社外

の知的財産を導入する手段として、M&A等が増加傾向にある。その過程で、知的財産活動の

観点から調査･評価を行う「知的財産デュー･デリジェンス(知財DD)」の重要性が増している。

目的

知的財産活動の評価のため、知財DDの標準手順書(SOP)及びその解説資料を作成することで、

事業者がM&A等の実行可否の意思決定の際に、知財DDとして一般的に必須とされる調査事

産業財産権制度問題調査研究

２．本調査研究の実施方法

公開情報調査

 知財DDに関連する国内外の書籍、論文、調査研究報告書及びインターネット情報等を利

用して、本調査研究の内容に関する文献等の収集、整理及び分析を行なった。

国内アンケート調査

 日本国内の企業511者及びアドバイザリー33社に調査を実施し、うち企業135者及びア

ドバイザリー7者から回答を得た。

国内ヒアリング調査

 日本国内の企業12者及びアドバイザリー8者に、M&A等における知財DDの実施状況に

産業財産権制度問題調査研究

２．１．公開情報調査

調査方法

 公開情報調査では、知財DDに関連する国内外の書籍、論文、調査研究報告書及び

インターネット情報等を利用し、本調査研究の内容に関する文献等を収集、整理及び分析 した。

調査結果

 調査の結果、下記一覧に示す文献が抽出された。

書籍

・「M&Aを成功に導く知的財産デューデリジェンスの実務〈第3版〉」(TMI総合法律事務所編, 2016年） ・「知財デューデリジェンス」（西村あさひ法律事務所 弁護士 佐藤義幸, 2010年）

・「知的財産のデューデリがよ～くわかる本」（北沢優樹著 鈴木公明編, 2009年） 調査研究報告書等

・日本弁理士会知的財産価値評価推進センター報告第1号（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

・平成20年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究報告書」財 団法人 知的財産研究所

・平成21年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調 査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～」他

雑誌等論文

・岩瀬吉和・山神理「M&Aにおける知的財産権の取り扱い」(アンダーソン・毛利・友常法律事務所, 2006年)

・鮫島正洋「事例に学ぶ M&Aの特許デュー・ディリジェンス」（ビジネス法務 2006年6月号 114-121頁, 2006年） ・淵邊善彦「知的財産デューディリジェンスの最近の傾向と契約実務」（MARR 223号, 2013年）

以下、Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP ・Patent Law：Strategic Due Diligence (Gerson S. Panitch, 2000) ・Demystifying IP Due Diligence (Michele Bosch, 2006）

産業財産権制度問題調査研究

２．２．アンケート調査

調査テーマ

M&A

における知財

DD

の実態調査

調査期間

2017

年

11

月

10

日～

2017

年

12

月

15

日

調査対象

日本国内における直近

3

年以内に

M&A

等実施の上位企

業、及び関係したアドバイザリー

送付数

企業

511

者 アドバイザリー

33

者 計

544

者

回答数

企業

135

者 アドバイザリー

7

者 （回答率

26

％）

調査方法

インターネット調査

調査項目

① 出資等及び知財DDの実態

② 知的財産権に関する調査対象項目 調査対象項目

特許権、実用新案権、又はその対象となり得る技術等 商標権又はその対象となりうる標章、マーク、ブランド等 意匠権又はその対象となりうる工業デザイン等

著作物(コンテンツ及びプログラム等)、営業秘密･ノウハウ、その他の知財契約

産業財産権制度問題調査研究

２．３．ヒアリング調査

調査テーマ

M&A

における知財

DD

の実態調査

調査期間

2017

年

11

月

8

日～

2017

年

12

月

17

日

調査対象

日本国内における

M&A

等の実績を有する企業、及び

関係したアドバイザリー

実施数

企業

12

者 アドバイザリー

8

者 計

20

者

調査方法

訪問による聞き取り調査

調査項目

① 知財DDの実施

② 知財DDの結果がM&A等に与えた影響など

③ 価値分析

④ 知財DDの対象技術

⑤ 知的財産権の調査 ⑥ 権利侵害(FTO)の調査

産業財産権制度問題調査研究

２．

4

．セミナーの開催

 本事業の主題である企業等がM&Aを実施する際の知的財産デューデリジェンス知財DDの

必要性、ならびに知的財産デューデリジェンス知財DDの標準手順書のオープン検証に採

用したGitHubの使用方法に関し東京、大阪、福岡の3都市でセミナーを実施。

開催場所

開催日

聴衆人数

東京

平成

30

年

1

月

16

日 事業会社：

14

名、弁護士：

1

名、プレス関係者：

1

名

大阪

平成

30

年

1

月

23

日 事業会社：

11

名、弁護士：

5

名

福岡

平成

30

年

1

月

29

日 弁護士：

4

名、司法書士：

1

名

東京

平成

30

年

3

月

6

日 事業会社

7

名、弁護士

1

名、ベンチャーキャピタル

1

名

セミナー内容

「

M&A

取引の手順」

(

潮見坂綜合法律事務所 弁護士 後藤高志

)

「

M&A

における知的財産関連リスクの解説」

(

同 弁護士 吉羽真一郎

)

「知的財産デューデリジェンス標準手順書の活用方法」（Ｎ

TT

データ経営研究所

)

「

GitHub

を用いた標準手順書の共同編集の進め方」（Ｎ

TT

データ経営研究所

)

「知的財産デューデリジェンスの標準手順書の解説」

(

潮見坂綜合法律事務所

)

産業財産権制度問題調査研究

３．１．

出資

等における知財

DD

の実態

全般的な傾向

 アンケートの回答者は、「機械･電機」が最も多く38％を占め、ついで「化学･薬品」、

「自動車･輸送機」の順で多い。

 出資等を実施する目的としては、「業界内でのシェア拡大」が最も多い。

 自社の既存のビジネス領域での市場拡大が目的と推察。

 この場合、知財の重要性は既存のビジネス領域における知財の重要性を反映すると 推察される。

 出資等を実施する目的としては、「技術等の獲得」が次に多い。

 自社の既存のビジネス領域以外の異業種の場合、「土地勘」がないため、対象領域 固有の問題に関するDDが難航することが予想される。

 異業種の領域について専門的な知識を持った人材の活用手法を確立することが重要 になってくると考えられる。

 出資等を行う際の知財DDの実施状況は、業界毎に異なった傾向が見られる。

産業財産権制度問題調査研究

３．１．

出資

等における知財

DD

の実態

業界毎の特徴

製薬業界

 製薬業界で実施される出資等の目的は主として医薬品の製造・販売に係る特許の取得であ る。そのため、M&Aの際の知財DDの実施は必須のルーチン業務であり、その調査範囲も

特許の有効性・強さなどを網羅的に幅広く実施される。

ICT・情報通信業界

 製品の市場投入スピードが重視されるため、DD全体も短期間に実施される。全般的な傾

向としては知財DDの結果がM&A等の実施判断に与える影響は少ないケースが多く、ど

ちらかといえば事業性、ビジネスメリットが重視される傾向がある。

製造業界（輸送機械）

 出資等が、IoTやAIなどの新規事業分野の技術の取得を目的とするケースが多く、どのよ

うに知財DDを実施するべきかに関する知見を保有する人材が自社内におらず、知財DD

を実施したくとも出来ないという実情がある。

製造業界（精密機器）

 製造業の中でも製品の先行性を確保する上で特許等の知的財産権の確保が重要となる精密 機器分野では、出資等の際の知財DDに多くのリソースが割かれる。

製造業界（ＯＡ機器）

 主にB2C製品を手掛けるOA機器メーカーでは、知財の取得を目的とした出資等はほぼ行

産業財産権制度問題調査研究

３．２． 知的財産権に関する調査

知財DDにおいて、対象会社が保有する技術等をすべて調査対象とすることは現実的でなく、

実務的には調査対象とする技術等の範囲を絞り込む必要がある。

以下に、どのような手法でDDの調査対象が絞り込まれているか調査した結果を示す。

 半分以上の企業が、特許等及び商標を調査対象としていると回答した。

 調査対象範囲としては、対象会社が保有する特許全てについて行うという回答が約７割を 占めた。

 ヒアリング調査においても、対象会社に製造業、製薬企業が多かったこともあり、知財DD

産業財産権制度問題調査研究

３．３．

FTO

調査の実施状況

業種 企業名 回答 コメント

ICT/情報通信 K (ICT) ○

自社での具体的な調査としては、特許や商標の存続や有効期限などについて、J-PlatPatで検索を

行っている。更に詳細な調査が必要な場合は法律事務所等に依頼。

L (情報通信) ○ 社外の法律事務所に委託して実施している。

化学 E (化学) ○

FTO調査を行い、障害となり得る他社特許の有無･権利化状況を確認する。検出された他社特許へ

抵触性/同特許の有効性判断は社外弁護士に依頼するケースが多い。

D (素材) ◎ 基本的に社内で実施している。どうしても無理な場合のみ、外部を使っている。

機械

B (OA機器) × 必要があれば外部の法律事務所に委託して実施する。 C (精密機器) ◎ M&Aエージェントの手配資料をベースに知財部で実施する。

A (輸送機械) × 実施していない。対象製品を実際に入手し他社権利の侵害をしていそうなリスクを発見しなければ

いけないがその知見がないため知財部では実施困難。

F (電子機器) ◎

知財DDを実施したがリスクを全て把握することは出来なかった。社内でJ-Platpat検索などにより

特許の権利化状況を調査し、問題ないと考え技術導入を実施したが、検討を進める中で対象技術が 自社のニーズや技術とマッチングしないことが判明し技術導入も中止した。

製薬

G ○

FTOは、当該製品･技術にビジネスが依存している場合、メジャーな国の意見をとっておくような

運用を行っている。社内、社外両方で実施。必要に応じ社外弁護士･弁理士などのコメントを取得 した上で、チームでのコメントを付加して社内でレポートする。

H ○

対象は海外企業がほとんど。FTO調査は社内で実施しており、侵害性、有効性の評価については 社外で実施することが多い。なお、情報のコンタミを避けるため出願をする事務所とは別の事務所 に評価を依頼することが多い。

I ◎

FTO調査は実施している。調査の基準は案件によって異なる。M&A目的が最終製品の導入であれ

ば、上市した後、実施に障害がないか等を重視している。この場合、機密保持、情報管理の面から

自社のみで調査を行うのが基本である。会社買収等の大規模なM&Aの場合には、社内と法律事務

所が並行して評価する。

Ｊ ○ FTOに関しては法律事務所に依頼することが多い。

回答記号の定義：◎社内で実施、○社外で実施、 実施せず

 FTO(Freedom to Operate)調査は特定技術を事業に利用した際に起こり得る、他社の知的

財産権に対する侵害リスクの確認である。以下にFTO調査に関するヒアリング結果を示す。

産業財産権制度問題調査研究

３．４．ガバナンス調査

出資等の際に対象会社において知財をどのような方針･体制で管理し、取り扱っているかを調 査するのがガバナンス調査である。以下、ガバナンス調査に関するアンケート結果を示す。

 知財管理の組織体制についての調査実施が最も多い。  職務発明に関しては、規定の有無の調査が多い。

産業財産権制度問題調査研究

３．５．価値評価

出資等の主たる目的が知財の取得である場合、知財の価値分析が行われるケースがある。 ヒアリングの結果、以下のことが分かった。

 実施主体は知財部ではなく経営企画部や事業部などのよりビジネス的な意思決定を行う部 門によって、ビジネスDDの一部として実施されているケースが多い。

産業財産権制度問題調査研究

4

．標準手順書（

SOP

）の作成・検証

 知財DDを行うにあたり一般的に必須とされる調査事項と調査資料を取りまとめることを

目的に、標準手順書（SOP）を作成。

 標準手順書は、①一般的な出資等のプロセスを紹介した上で、②知財DDの手順の一例を

紹介する構成となっている。

 バージョン管理機能をもつWeb上の共同作業プラットフォームとして世界最大級のサービ

スである「GitHub」 を使用し、標準手順書（SOP）のオープン検証を実施。

GitHub

を用いた標準手順書の検証イメージ

標準手順書 (β版)

法律事務所

事業会社

会計事務所 特許所事務所 相互に可視化されたパブリック

コメントの収集が可能

産業財産権制度問題調査研究

標準手順書

(

本体

)

知財DDの手順を紹介。

４．１． 標準手順書（

SOP

）の概要

知財

DD

の標準手順書

(SOP)

知財DDの手順および一般的に必須とされる調査事項とそのために

必要な資料などを網羅的に紹介する。知財DDの初心者向け資料。

調査項目一覧表

(

別紙

)

調査項目・調査資料等を紹介。

１．対象会社・事業に関する事前調査

２．調査対象（製品・サービス等）の特定

３．調査方針(項目、スケジュール等)の立案

４．対象会社への資料開示の要請

５．調査実施

Ⅰ．対象会社の価値源泉となる技術等の分析

Ⅱ．対象技術等の利用可能性・利用可能範囲

Ⅲ．対象会社の知的財産関連紛争の調査

Ⅳ．第三者権利の侵害リスク調査（FTO調査）

Ⅴ．ガバナンス調査

Ⅵ．価値評価

調査資料：企業情報データベース、有価証券報告書など

調査資料：出願書類、登録原簿、ライセンス契約書など

調査資料：訴訟記録、紛争一覧など

調査資料：対象会社保有知財一覧、先行技術文献など

調査資料：知的財産管理規定、職務発明規定など

産業財産権制度問題調査研究

5

．まとめ

知財DDの実施状況の全般的な傾向

 本調査により、知財DDの実施状況は業種によって大きく異なる傾向にあることが確認

された。この傾向は出資等の目的が技術などの知的財産の取得を目的としたものである か否かや、事業における知的財産の影響の大きさによるものと考えられる。

 知財DDの実施主体としては、知財・法務部が行なっている場合、経営企画や事業開発

といった部門が主導し、必要に応じて知財部が参加する、又は外部の法律事務所等に依 頼する場合などがある。

標準手順書(SOP)の今後の活用

 出資者等（バイサイド）において知財DDに必ずしも慣れていない場合は、本標準手順

書(SOP)を活用し、自社の事業領域やコスト・期限等各種の事情に合わせてカスタマイ

ズしながら、自社に合った知財DDのプロセスを確立する一助となることを期待する。

 スタートアップ企業等(の株主等)のような売主側(セルサイド)が、将来の出資等に備え、

自社の知的財産活動において留意すべき観点を把握する、いわゆるSeller’s DDのため に活用されることも期待される。日頃から重要なポイントを押さえつつ知的財産活動を 行うことで、自社の知的財産の価値を高めることができ、投資家や将来の提携先となる 事業会社へのアピールにつながると考える。

 今後は、標準手順書(SOP)及び解説書が、事業会社、スタートアップ企業、投資家等、

広く知財DDに関わる者に対して認知され、我が国における知財DDの裾野が拡大してい

産業財産権制度問題調査研究

禁 無 断 転 載

平成２９年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究 知的財産デュー・デリジェンスの実態について

（要約版） 平成30年3月

請負先

株式会社 エヌ･ティ･ティ･データ経営研究所